As novas formas de valoração econômica da propriedade intelectual

Ano 1 – Edição 10 – Periodicidade semanal

As tradicionais formas de extrair valor dos ativos de propriedade intelectual são a sua exploração pelos próprios titulares, as cessões (vendas) desses bens e o seu licenciamento a terceiros mediante pagamento de royalties.
Entretanto, novas formas, até pouco tempo atrás desconhecidas, de usar economicamente esses ativos, têm aparecido, principalmente no mercado norte-americano. Entre elas destacam-se os leilões de bens de propriedade intelectual como método de comercialização de portfólios desses bens, suas avaliações por métodos mais sofisticados, e o aproveitamento do valor desses ativos de propriedade industrial como garantias de outros negócios, bem como mediante securitização de marcas. No XXIX Seminário e Congresso de Propriedade Intelectual da ABPI, realizado no Rio de Janeiro em agosto deste ano, um dos painéis mais concorridos foi justamente o que tratou de securitização de marcas, por ser um tema recente, pouco conhecido, e de grande potencial prático.
Segundo o Dr. Francisco Müssnich, que discorreu sobre esse tema,
“as duas formas de otimizar a utilização dos ativos de PI são (i) a prestação de garantia para a obtenção de financiamentos e (ii) a securitização. No caso da prestação de garantia, a própria marca ou patente poderá ser utilizada como bem objeto da garantia em contratos de financiamento. É possível dar em garantia, também, os recebíveis relacionados à marca ou à patente, a exemplo dos royalties a receber. E, mesmo enquanto dura o financiamento, o titular da marca ou patente continua a ter controle direto sobre seus ativos de PI, incluindo os royalties originados pela exploração.
Já no caso da securitização, não se trata, a bem da verdade, de prestação de garantia, mas sim de antecipação das receitas dos créditos a receber, o que não deixa de ser uma espécie de financiamento. “A securitização já é largamente utilizada no Brasil em diversos setores, a exemplo do mercado imobiliário, em que é comum a emissão de CRIs – certificados de recebíveis imobiliários.”
Como reconhecimento do crescente valor dos bens intangíveis, novas normas de contabilização desses ativos foram implementadas em 2008, para adequação dessas normas aos padrões internacionais. Não há, entretanto, uma única metodologia para avaliação de ativos intangíveis e, entre as possíveis abordagens para se chegar a uma avaliação com base em mercado, surgiram leilões de bens de propriedade intelectual, implementados por empresas norte-americanas originalmente especializadas em avaliação de bens imateriais, e índices de valor patrimonial – baseados no valor de direitos de propriedade intelectual corporativa – em Bolsas de Valores.
Por ocasião do XXVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual da ABPI, realizado em São Paulo em agosto de 2008, o tema de avaliação de ativos intangíveis foi objeto de duas palestras, por parte de Ana Cristina França de Souza, que abordou o assunto do ponto de vista da legislação nacional, e por parte de Raymond Millien, que discorreu sobre a visão norte-americana da avaliação patrimonial de bens intangíveis (Anais do XXVIII Seminário da ABPI, págs. 133 a 142).
Ainda assim, a maneira mais usual de extrair receita de bens de propriedade intelectual ainda é seu licenciamento e/ou a transferência de tecnologia, o que, no Brasil, passa pela necessidade de averbação ou registro dos respectivos contratos pelo INPI.
Há muito tempo discute-se a legitimidade e a conveniência do INPI de analisar e eventualmente exigir alterações nos contratos de fornecimento de tecnologia e de licenciamento de bens de propriedade industrial, que foram livremente pactuados entre as partes. Entretanto, o INPI continua, até hoje, com a função de registrar ou averbar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamentos, inclusive franquias, função essa na qual, por vezes, interfere na própria negociação entre as partes contratantes, reduzindo pagamentos ou exigindo alteração de cláusulas contratuais.
Não nos parece justificável a continuidade desse controle e dessa intervenção estatal, nesta fase do desenvolvimento do Brasil, de suas empresas e de seus empresários. A atuação do INPI neste campo tem sido objeto de questionamentos judiciais, e dois acórdãos recentes da 2ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região trazem decisões diametralmente opostas. Um primeiro acórdão (TRF 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Ap. em Mandado de Segurança 2006.51.01.5116700, rel. Des. Fed. Liliane Roriz, 21/10/2008) decidiu no sentido de confirmar a competência do INPI para “reprimir cláusulas abusivas” nos contratos submetidos à averbação ou registro, declarando que:
“1. A atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou registro, pode e deve avaliar as condições na qual (sic) os mesmos se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, a Lei nº 5.648, de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetivação às normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país.
2. A Lei nº 9.279/1996 somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal.”
Outro acórdão (TRF 2ª Região, 2ª Turma Especializada, ap. em Mandado de Segurança 71138 2007.51.01.800906-6, rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, 28/04/2009) decidiu em sentido contrário:
“I – Ora, a atribuição do INPI para averbar contratos que envolvam cessão de patentes, marcas e transferência de tecnologia, prevista nas leis de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), de remessa de dividendos para o exterior (Lei nº 4.506/64) e do Imposto de Renda (Lei nº 4.506/64 e Dec. nº 3.000/99), tem por escopo: (1) conferir eficácia contra terceiros, sem prejuízo dos efeitos já produzidos inter-partes, desde a assinatura; (2) permitir a remessa de pagamento para o exterior, a título de royalties; e (3) permitir a dedutibilidade fiscal de valores remetidos para o exterior.
II – Da leitura dessas leis, e das demais que versam sobre as atividades econômicas no país, não se extrai nenhum dispositivo que delimite valores ou percentuais a serem praticados pelas partes, no âmbito de seus interesses industriais e produtivos, denotando que as diretrizes econômicas do país, após o advento da constituição de 1988, têm sido todas no sentido de primar pela livre iniciativa e concorrência de mercados, com ampla abertura ao capital estrangeiro, a partir da década de 90.
III – De modo que, diante do quadro legislativo vigente, não pode o INPI, a seu exclusivo critério, adentrar o mérito de negociações privadas, para impor condições, a seu exclusivo critério, valendo-se de percentual engendrado para outros fins – de dedutibilidade fiscal – resultando, ao meu sentir, em erro invencível na aplicação da lei, A uma, por inexistência de atribuição para tal ingerência. A duas, por inexistência de norma ou política pública de delimitação de preços. A três, por se tratar de ato de pura especulação dada a absoluta falta de conhecimento técnico da Autarquia das políticas de preços de mercado e seus reflexos na produção, existindo, como se sabe, entes federativos especialmente aparelhados para tal fim. E a quatro – porque sob a égide de um estado de direito e da livre iniciativa não cabe ao aparelho do estado intervir onde as partes não se sentem prejudicadas, sob pena de substituir-se o império da lei, pelo do assistencialismo.
IV – Recurso provido.”
Parece-me chegado o tempo de rever, de fato, não só a atuação do INPI neste campo, como também a legislação fiscal que trata da dedutibilidade dos pagamentos de royalties e de remuneração por fornecimento de tecnologia, bastante antiga e defasada.

Fonte: Juliana L. B. Viegas, www.conjur.com.br, Consutor Jurídico